Как аннулировать чужой товарный знак: основания, стоимость, этапы

Почему важно защищать свой бренд и какую роль в этом играет товарный знак, мы уже рассказывали в отдельной статье. А теперь разбираемся с проблемами, которые могут при этом возникнуть, в том числе если нужное вам обозначение уже занято кем-то другим. На помощь здесь придёт аннулирование товарного знака.

Давайте посмотрим, на каких основаниях можно добиться прекращения охраны товарного знака и как это сделать по шагам.

Зачем аннулировать товарный знак

Допустим, вы запускаете стартап и хотите сделать всё, чтобы ваши идеи не были украдены. Об этом мы также говорили в отдельной статье, но отдельное внимание нужно уделить защите своего бренда, то есть товарного знака. Защитить его можно только через Роспатент, который выдаст вам официальное свидетельство о регистрации. Но бывает и так, что выбранный вами бренд зарегистрировать не получается — он уже занят кем-то другим.

Итак, что делать, если выбранный вами товарный знак уже занят? Есть три стратегии.

Попытаться купить чужой товарный знак

Иногда можно договориться с владельцем и выкупить права на его бренд. Но это не всегда возможно. Например, крупные компании вроде Coca-Cola вряд ли продадут вам свой товарный знак или разрешат его использовать

Изменить свой бренд или создать новый

Если договориться не удалось, можно создать новый бренд или кардинально изменить существующий. Но это потребует времени и денег, ведь придётся продвигать обозначение с нуля. Зато потенциальные претензии со стороны других владельцев товарного знака будут сведены к минимуму.

Аннулировать чужой товарный знак

Если чужой товарный знак не используется больше трёх лет, его можно аннулировать. Причём не обязательно делать это полностью — достаточно оспорить его действие только в нужных вам классах МКТУ (Международной классификации товаров и услуг). Например, если вы выпускаете одежду, а ваше обозначение защищает и одежду, и алкоголь, вы можете оспорить его только в категории одежды. 

А ещё аннулирование товарного знака — отличный вариант в случае борьбы с «патентными троллями», то есть людьми и компаниями, которые сознательно регистрируют на себя ваш бренд, не собираясь при этом производить товары или оказывать услуги. В будущем они, скорее всего, подадут к вам судебный иск, и лучше решить эту проблему заранее.

Поэтому перед тем, как начинать использовать бренд и регистрировать свой товарный знак, нужно:

• провести тщательный поиск товарных знаков через Онлайн Патент;
• если бренд занят, подумать, какой из трёх вариантов аннулирования вам подойдёт.

Основания прекращения охраны товарного знака

Первое, что важно запомнить, — аннулировать чужой товарный знак может только заинтересованное лицо. Однозначных критериев определения такой заинтересованности в законодательстве нет. Но на практике есть несколько ситуаций, которые можно использовать как обоснование.

Убедились, что заинтересованность удастся доказать? Отлично, можно переходить к процессу оспаривания. Для него есть несколько оснований.

Неиспользование

Если правообладатель не использует товарный знак больше трёх лет начиная с даты его регистрации, его можно аннулировать — это гарантирует статья 1486 ГК РФ.

Также использованием считается передача права на товарный знак по лицензионному соглашению. В этом случае собственник бренда заключает договор с лицензиатом, а уже лицензиат использует торговую марку для индивидуализации своих товаров и услуг. Так часто делают франчайзеры.

Аннулирование происходит независимо для каждого класса МКТУ и даже для каждого товара в них. Например, вы производите токарные станки, и товарный знак зарегистрирован в десяти классах МКТУ. Но конкретно для товара «токарные станки» в седьмом классе этот товарный знак никогда не использовался. В этом случае аннулирование нужно будет запустить именно в отношении токарных станков. Причём сделать это можно и без суда — если правообладатель, получив досудебную претензию, согласится на отчуждение «ненужного» ему седьмого класса МКТУ.

Порядок действий

Прежде чем заняться аннулированием, убедитесь, что прошло минимум три года с даты регистрации бренда и всё это время товарный знак не использовался.

Утрата различительной способности

Товарный знак не подлежит защите, если у него нет различительной способности. Проще говоря, если он не помогает отличать один товар от другого. Это правило закреплено в статье 1483 Гражданского кодекса РФ.

Кроме того, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, если он стал общепринятым обозначением для определённого вида товаров. Например, если бы кто-то зарегистрировал слово «хлеб» как товарный знак для хлеба, то такой знак можно было бы аннулировать. Однако, если никто не оспорит его, он может оставаться действующим годами. Так произошло, например, с товарным знаком «Венские вафли».

Аннулировать товарный знак по этому основанию — пункту 1.6 статьи 1514 ГК РФ — непросто. Стоит идти этим путём, если владелец знака злоупотребляет своими правами и мешает другим компаниям использовать общее обозначение. Если удастся выиграть дело, товарный знак станет доступен всем участникам рынка, но никто не сможет зарегистрировать его на себя.

Порядок действий

Самая сложная задача при оспаривании товарного знака по этому основанию — сбор доказательств. Дальше процесс уже идёт проще.

Введение потребителя в заблуждение

Часто встречается ситуация, когда товарный знак известной зарубежной компании регистрируется на имя российского предпринимателя. Например, кто-то может начать ввозить гироскутеры из КНР и зарегистрировать китайский бренд на себя. Однако, если производитель из Китая решит выйти на российский рынок, он сможет легко аннулировать такую регистрацию, так как она была оформлена неправомерно.

С российскими брендами такие ситуации происходят реже. Это связано с тем, что на этапе государственной экспертизы недобросовестные заявки чаще всего отклоняются. Но если вы всё же столкнулись с этой проблемой, восстановить справедливость можно.

Ещё более редкий случай — оспаривание товарного знака из-за корпоративных изменений на основании пункта 3 статьи 1514 ГК РФ. Так, если произошла реорганизация юридического лица, права на товарный знак переходят новой компании — например, той, к которой был присоединён бывший правообладатель. Если удастся доказать, что такой переход вводит потребителей в заблуждение — например, они путают производителя или сам товар, — то товарный знак можно аннулировать.

Порядок действий

По общему правилу, чтобы доказать введение в заблуждение, нужно спросить мнение покупателей. Поэтому ключевым фактором успеха в доказывании вашей правоты станет социологический опрос.

Нарушение антимонопольного законодательства

Ещё одно популярное основание для аннулирования — недобросовестная конкуренция, по статье 14.4 ФЗ «О защите конкуренции». Типичная ситуация: вы пять лет продаёте популярные конфеты, были первыми, кто вывел их на рынок, но по какой-то причине не зарегистрировали свой товарный знак. А ваш прямой конкурент, зная, что бренд принадлежит вам, подаёт заявку, регистрирует знак на себя и готовится отправить вам претензию. 

В такой ситуации нужно обращаться в Федеральную антимонопольную службу, ФАС. Если ФАС признает, что регистрация товарного знака была актом недобросовестной конкуренции, вам останется только предоставить соответствующее решение в Роспатент для досрочного прекращения товарного знака. На основании решения ФАС регистрация будет признана недействительной, как будто товарного знака никогда не существовало.

Порядок действий

В этом случае придётся взаимодействовать сразу с двумя государственными органами — ФАС и Роспатентом. Процесс может быть сложным и затратным, но иногда это единственный способ защитить свои права.

Ошибочная регистрация

Иногда даже при тщательной экспертизе Роспатент может допустить ошибку и зарегистрировать товарный знак, который не должен был быть одобрен. Например, уже существует зарегистрированный знак «Ромашка», но по ошибке был зарегистрирован похожий бренд «Ромашка+», хотя они слишком схожи и могут вводить в заблуждение. 

Другой пример — товарный знак был зарегистрирован в рекордные сроки, всего за пару месяцев. А позже, уже после выдачи свидетельства, в Роспатент была подана ещё одна заявка, но со ссылкой на китайскую заявку с более ранней датой подачи. Получается, что регистрация была проведена быстро, но некачественно, и её можно оспорить, ссылаясь на приоритет китайской заявки. Если, конечно, найдётся заинтересованное лицо.

Подробнее об этом можно прочитать в пункте 6 статьи 1483 ГК РФ. Но если коротко — на случай любых ошибок в российском законодательстве существует правовой механизм их исправления. И работает он весьма эффективно.

Порядок действий

Легко догадаться, что и здесь нам на помощь придёт Палата по патентным спорам.

Прекращение деятельности или ликвидация правообладателя

Один из самых простых и надёжных способов аннулировать товарный знак — это ликвидация компании владельца. Если юридическое лицо-правообладатель ликвидировано или индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность, достаточно подать заявление в Роспатент.



Однако и здесь есть свои нюансы.

Важно помнить, что дальнейшая передача товарного знака третьим лицам не влияет на его охраноспособность. Кроме того, подать возражение может только заинтересованное лицо.

Порядок действий

Процедура аннулирования товарного знака в связи с ликвидацией правообладателя включает несколько шагов.

1. Посмотрите в реестре товарных знаков информацию о правообладателе. Найдите данные о владельце товарного знака в реестре и проверьте статус компании в ЕГРЮЛ. Если в реестре есть запись о прекращении деятельности юридического лица или ИП, можно переходить к следующему шагу;
2. Направьте в Роспатент заявление о прекращении правовой охраны товарного знака. К заявлению нужно приложить квитанцию об оплате пошлины — 6000 рублей;
3. Дождитесь решения. Рассмотрение заявления занимает 1–2 месяца. Если всё в порядке, в реестре появится запись о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Как лучше всего аннулировать товарный знак

Мы рассмотрели шесть способов аннулирования товарного знака, но, на самом деле, вариантов аннулирования гораздо больше, и каждый случай нужно рассматривать отдельно. Но есть хорошая новость: в России работает почти три тысячи профессиональных патентных поверенных, которые специализируются на товарных знаках. Если вам нужно оспорить чужой знак, не стоит пытаться разобраться во всём самостоятельно. Лучше обратитесь за консультацией к специалисту, чтобы выбрать оптимальный способ и избежать ошибок.

Стоимость

Если вы решили аннулировать товарный знак самостоятельно, то это будет дёшево, но только с точки зрения прямых затрат, то есть пошлин. При этом время, которое вы могли бы потратить на развитие бизнеса, уйдёт на то, чтобы экспрессом получить высшее юридическое образование и разобраться во всех нюансах. 

Поручить задачу штатному юристу — тоже не самая лучшая идея. Сотрудник будет заниматься проблемой в перерывах между основными задачами и пытаться выполнить работу, для которой нужно минимум четыре года опыта — это требование прописано в 316-ФЗ «О патентных поверенных». В результате трудозатраты штатного сотрудника будут в 6–8 раз больше, чем у профессионала с практикой в десяток дел ежемесячно. И всё это время сотрудник не сможет выполнять те задачи, ради которых вы его наняли. 

Совсем другое дело — если обратиться к поверенному. Это будет в несколько раз быстрее, но расходы составят от 200 000 до 300 000 рублей плюс пошлины. Конечно, это средняя стоимость услуги — примерно столько стоит аннулирование на основании неиспользования. 

Некоторые виды аннулирования обойдутся вам дороже. Для оспаривания по введению в заблуждение нужно закладывать дополнительные издержки на сбор доказательств, в частности, на проведение социологического опроса. Стоимость социологического опроса — от 600 000 до 800 000 рублей. Самое комфортное по цене аннулирование — в связи с ликвидацией правообладателя. Всего лишь около 20 тысяч рублей за услуги поверенного и пошлина 6000 рублей.

Сроки

Заниматься вопросом аннулирования самостоятельно — крайне долго. Не зная процедур и деталей, вы будете ошибаться на каждом шагу, иногда поправимо, иногда очень серьёзно. 

Поверенный же сможет решить вопрос в среднем за 4–12 месяцев. Итоговый срок зависит от сложности ситуации и активности правообладателя относительно отстаивания своих прав на товарный знак.

Результат

Как и в любом новом деле, гарантировать конкретный результат невозможно. Самостоятельно разбираясь с аннулированием товарного знака, вы будете впервые глубоко погружаться в правовые вопросы. Получить желаемый результат получится только чудом или путём долгих мучений.

Профессионалы в этой области вам также гарантировать исключительно положительный результат не смогут. Но вероятность, что вы получите желаемое, гораздо выше. Ещё до заключения договора поверенный обсудит с вами обстоятельства оспаривания, объективно оценит шансы на успех и поможет выбрать среди разных вариантов оспаривания наиболее перспективный.

Риски

Что можно делать, что нельзя, как избежать претензий о нарушении исключительного права на товарный знак — если действовать в одиночку, подводные камни будут ждать вас на каждом шагу. А значит, каждое ваше действие будет сопряжено с рисками. 

Делегирование задачи делает риски управляемыми. Поверенный понятным языком объяснит, какие конкретно риски связаны с использованием бренда и оспариванием чужого знака. Вы сможете адекватно взвесить, в каком случае затею стоит оставить, а в каком лучше скорректировать стратегию. Или и вовсе подтвердит, что риск претензий минимален, и можно смело действовать.

Пример аннулирования товарного знака

В 2016 году ЗАО «Айко» пыталось полностью аннулировать товарный знак PLATINUM одноимённого банка в связи с его неиспользованием в 2012–2015 годах. В качестве обоснования своей заинтересованности «Айко» указывало собственные заявки на регистрацию товарных знаков «Платиус» и Platius. Истец требовал полную отмену правовой охраны товарного знака PLATINUM, но суд удовлетворил иск только частично — в тех классах МКТУ, в которых «Айко» вело деятельность. А ещё суд постановил взыскать с банка «Платина» 12 тысяч за судебные расходы.

Как определить стоимость аннулирования товарного знака

Аннулировать чужой товарный знак — задача более сложная и менее предсказуемая, чем его регистрация. Стоимость этой процедуры может сильно варьироваться в зависимости от нескольких факторов.

Основание для аннулирования

Затраты напрямую зависят от причины, по которой вы оспариваете товарный знак. Каждое основание имеет свои особенности, которые влияют на сложность и стоимость процесса.

Агрессивность ответной позиции правообладателя

Многое зависит от того, насколько активно текущий владелец будет защищать свои права. Если правообладатель не проявляет активности, например, игнорирует заседания Палаты по патентным спорам или суда, это значительно упрощает и удешевляет процесс. Но если владелец настроен агрессивно, вам нужно быть готовым к длительным разбирательствам.

Количество оспариваемых товарных знаков

Иногда правообладатель владеет сразу несколькими похожими товарными знаками. Даже если основания для аннулирования одинаковы, каждый знак придётся оспаривать отдельно. А значит, процесс будет дороже и займёт больше времени.

Перед тем как приступить к аннулированию, нужно оценить его экономическую целесообразность. Для начала проверьте желаемый бренд в базах Роспатента и посмотрите, сколько похожих знаков зарегистрировано. 

Допустим, вы хотите зарегистрировать товарный знак «Логопед+». Вот какие похожие товарные знаки вы найдёте в онлайн-поиске.

Затем нужно будет уточнить целевые для вас виды деятельности по классификатору МКТУ. Возможно, большая часть беспокоящих вас товарных знаков после этого отпадёт. А вот оставшиеся могут быть препятствием для регистрации. И как обойти это препятствие — лучше всего подскажут специалисты профильных сервисов.

Подведём итоги

Защитой своего бренда лучше заниматься вместе с квалифицированными специалистами. Есть много удобных сервисов: вам помогут провести предварительную проверку и выбрать самый подходящий вариант товарного знака, подадут заявку на регистрацию и ответят на все вопросы. Например, такую помощь оказывает Альфа-Банк: можно подключить услугу «Защита бренда» и делегировать все задачи профессионалам.

Фото на обложке: JLGutierrez / Getty Images