Как получить патент в США: пошаговая инструкция

Станислав Зиновьев

Управляющий партнер PLATON

Расскажите друзьям
Станислав Зиновьев
Станислав Зиновьев

Продолжаем серию постов о Защите интеллектуальных прав. О том, зачем патентовать свое изобретение именно в США, можно прочитать здесь. Вводную статью о защите интеллектуальной собственности можно найти здесь.


Что дает Патент в США?


Патент дает право исключить получение прибыли от вашего изобретения сторонними лицами. Объем этого права определяется объемами требований, указанных в заявке на патент: требуя слишком мало, вы уменьшаете стоимость вашего изобретения и позволяете потенциальным нарушителям беспрепятственно эксплуатировать его. С другой стороны, охватывая слишком много, вы вторгаетесь в то, что принадлежит другим, и в этом случае ваша заявка на патент будет, скорее всего, отклонена. Для того, чтобы избежать этих дорогостоящих ошибок, и прежде чем приступить к оформлению заявки, изобретатель должен знать существующий уровень технологий, или, говоря патентным жаргоном, prior art.

В Prior art включают поиск по уровню технологий, где проверяется существующие патенты и патентные заявки, научные и технические публикации, лекции,  документацию различных конференций  и т.д. с целью выявления уникальности вашего изобретения.


Подача патентной заявки в Ведомство США по Патентам и Товарным знакам (USPTO)


После того как у вас на руках есть отчет по современному состоянию технологий и вы приняли решение на соискание патента, начинается работа над вашей заявкой. Ведомство США по Патентам и Товарным знакам (USPTO) различает следующие типы патентных документов, предлагающих различные виды защиты и гарантий изобретений:

Utility Patent - часто упоминается как «патент на изобретение», выдается на изобретение нового и полезного процесса, машины, производства или состава вещества. Это позволяет его владельцу запрещать другим изготавливать, использовать или продавать запатентованное изобретение на срок до двадцати лет с даты подачи заявки на патент.

Design Patent - выдается на новый и оригинальный орнамент на предмет промышленного производства. Это позволяет запрещать другим изготавливать, использовать или продавать запатентованный дизайн в течение четырнадцати лет с даты выдачи патента.

Plant Patent  - выдаются за изобретение новых видов растений, выведенных селективным путем. Позволяет запрещать другим изготавливать, использовать или продавать запатентованное растение на срок до двадцати лет с даты подачи заявки на патент.

Есть несколько видов патентных заявок, но на данном этапе мы поговорим о двух: Provisional (предварительная) и Nonprovisional (последующая).

Подача Provisional (предварительной) заявки на патент должна пониматься как не более чем «фиксирование» даты подачи, которая недостаточна для получения патента США, так как в итоге вам все равно нужно будет подать Nonprovisional (последующую) заявку. Тем не менее, есть существенные преимущества при подаче Provisional (предварительной) заявки:

  • Она не имеет многих формальных требований, и поэтому дешевле;

  • Ее проще подготовить, так как заявка содержит минимум формальных требований;

  • Подача такой заявки дает вам 12 месяцев, чтобы усовершенствовать ваше изобретение.


После того как разработана и подана Provisional (предварительная) заявка в USPTO, необходимо немедленно начать подготовку Nonprovisional (последующей) заявки. Помните, что Provisional заявка никогда не создает патент в США. Все, что она позволяет, - это «удерживать» место в очереди, пока вы улучшаете изобретение.

Далее готовится спецификация и создается не менее одного чертежа и прописывается не менее одного требования – минимальные необходимые элементы для Nonprovisional заявки.

Составление Nonprovisional заявки является очень важным и сложным шагом в процессе патентования. То, что описано в оригинальном Nonprovisional заявлении как ваше изобретение, не может быть изменено в дальнейшем. К тому же, как мы обсуждали ранее, прописывая большие права на патент, чем у вас есть, вы рискуете получить отказ.

Как только завершена работа с Nonprovisional заявкой, она представляется в USPTO, где, после предварительной проверки, будет направлена к патентному экзаменатору. Во время рассмотрения вашего заявления необходимо постоянно контактировать с Ведомством США по Патентам, уточнять детали вашего изобретения и статус заявки. Это обычно делается путем предоставления ответов на так называемые Office Actions - официальные запросы экзаменатора.

Если вы усовершенствовали или модифицировали свое изобретение, пока заявка еще находилась на стадии рассмотрения, можно подать так называемую Continuation (дополнительную) заявку. Подача такого рода заявок  позволяет защитить усовершенствованное изобретение при сохранении первоначальной даты подачи заявки. Иногда, прежде чем заявка перерождается в патент, вы можете натолкнуться на новые информационные материалы, относящиеся к патентоспособности изобретения. В этом случае необходимо подать запрос на продолжение экспертизы, или RCE, которая заново запускает рассмотрение вашего заявления в свете новой информации.


Патент получен, что дальше?


После всех «мучений», когда патент уже выдан, а вы готовы начать пользоваться плодами своего интеллектуального труда, вы все еще можете оказаться в ситуации, когда почивать на лаврах еще рано.

Например, вы поняли, что сфера действия патента является неоправданно узкой, в результате чего сфера применения вашего изобретения  ограничена. Если это произошло не в результате плохого умысла и не связано с вашими действиями в ответ на требования патентного экзаменатора, можно подать заявку на переиздание патента (reissue).

Также возможна ситуация, когда вы пытаетесь продать или лицензировать изобретение и хотите сделать патент более ценным. Если это так, то вы можете подать заявку на переэкзаменацию (reexamination) патента в Ведомство США по Патентам и Товарным знакам.

В тех редких случаях, когда ваша заявка отклонена, всегда есть возможность обжаловать решение экспертизы комиссии. Если вы решили обжаловать решение Ведомства по Патентам, вы всегда можете подать апелляцию на рассмотрение Совета патентных апелляций (BPAI).

Top image via Shutterstock.com.



Комментарии

  • Roman 20:04, 13.04.2016
    0
    Подскажите пожалуйста, я не нашел ответ, на интересующие меня вопросы: 1. Публикует ли патентное ведомство информацию об изобретении, в случае если была подана provisional заявка? И если публикует, то когда? 2. Что происходит, если по истечении 12месяцев с момента подачи provisional заявки не подать заявку на патент? Изобретение становится достоянием общественности, и его уже никто не сможет запатентовать? или же другое лицо может подать аналогичную заявку как на provisional так и на nonprovisional? 3, Где можно узнать актуальный прайс, условия и правила подачи provisional?
  • Roman Роман 20:15, 13.04.2016
    0
    Так же не понимаю еще одной детали- во всех странах обязательным условиям получения патента является новизна. если я получу патент на изобретение в США, а в Китае по моей технологии будут производить и продавать аналогичный продукт, я правильно понимаю что они уже не могут получить патент в Китае на данное изобретение, поскольку о нем уже есть общедоступные сведения в интернете (для этого же и нужен международный поиск?) При этом я как автор и владелец патента в США, могу претендовать на патент в Китае, в случае если я захочу прекратить продажи китайской копии? Разъясните пожалуйста эти тонкости
  • Роман Stanislav Zinovyev 11:50, 20.04.2016
    0
    1. Нет, не публикует. предварительная заявка становится доступной в том случае когда опубликована базирующаяся на ней патентная заявка (non-provisional), примерно через 18 месяцев после подачи последней.2. Подать сможет, но получить патент вряд ли, т.к. обычно предварительную заявку подают что бы остановить счетчик и иметь возможность всем рассказывать (предлагать) о своем изобретении, а как только информация разошлась по миру, заявка человека #2 уже будет не новой. К тому же, человек #2 не сможет доказать что он изобретатель т.к. человек #1 его опередил.3. Да, патент не получат, но они смогут производить в Китае без патента.Контакты в профиле
  • Stanislav Zinovyev Роман 20:04, 22.04.2016
    0
    Большое спасибо за ответ и за серию статей!
  • Denis Khorovodov 14:40, 27.04.2016
    0
    Здравствуйте Станислав! Спасибо за статью, всё понятно и доступно написано. Подскажите пожалуйста, где можно найти детальные инструкции для составления Provisional Patent? Ну, какие детали и как записывать, советы по чертежам и т.д. Так же я читал, что Provisional Patent годен только если его не "опубликовывать". Однако сам автор статьи выразил сомнения по поводу этого термина, т.к. неясно, считается ли обсуждение изобретения с производителем как обнародование, если подписан договор о неразглашении. Как вы считаете? И последний вопрос: как и в каком порядке подписывать договор о неразглашении с производителем, если мы на разных концах света?Заранее спасибо!
  • Denis Khorovodov Roman 13:54, 29.04.2016
    0
    Я не автор, но мне кажется, вполне логично, что если информация распространялась только в рамках договора о неразглашении, то патентному ведомству просто не выявить факт обнародования, если вторая сторона не нарушила этот самый договор. Мое мнение- договор о неразглашении с производителем нужен в тому случае, если у вас уже есть стартовые инвестиции, и вы не хотите чтобы о продукте узнали до его презентации и старте продаж (чтобы к примеру оттянуть запуск производства аналогичного продукта в странах, где у вас нет исключительного права), а если нет денег на разработку, получение непосредственно патента и запуск производства, то инвестора необходимо искать сразу после подачи provisional. и смысла в договоре о неразглашении уже не будет, т.к. для поиска инвестора вы сами обнародуете изобретение. Такой вывод сделал я, поправьте если я ошибаюсь, эти моменты актуальны и для меня. И присоединяюсь к первому вопросу Дениса, т.к. у самого много вопросов о патентоспособности изобретения.
  • Roman Stanislav Zinovyev 21:32, 6.05.2016
    0
    up
  • Denis Khorovodov Stanislav Zinovyev 21:31, 6.05.2016
    0
    Добрый вечер! 1. Советы по чертежам Вам не дам, т.к не знаю что вы начертили :) Для детальной инструкции пишите мне в профиль, вышлю Вам анкету, которую надо будет заполнить по вашему изобретению и посмотрим, чем сможем помочь. 2. Подписываете как любые другие документы с нерезидентами или другими континентами - желательно двуязычные с санкциями за разглашение той или иной информацией.
  • Vadim 01:49, 26.05.2016
    0
    Чем больше читаю материалов по патентам тем хуже начинаю понимать ... поясните пожалуйста на пальцах - Например я придумал новую зубную щетку, которая в 100 раз эффективнее чем обычные, и хочу продать это например американской компании, которая активно представлена в мире и на российском рынке, имеет представительства и прочее.... Я какой патент должен иметь на руках , международный? или достаточно российского?
  • Vadim Игнат 12:36, 25.06.2016
    0
    По логике, нужно получать патенты в странах, где будет основной оборот. Иначе если формулу изобретения легко вычислить, то ее будут копировать, патентовать и продавать на других рынках. Но всегда самому было интересно.. Крупные американские компании получают и покупают огромное число патентов, но ни где не слышал о том, что по каждому патенту работает множество заявок в разные страны. Какая-то путаница получается, как только в одной стране выдадут патент, в других начнут отказывать в заявках, якобы такой патент уже существует в другой стране.. (при том что будет видно что получил его тот же человек) и выходит, в остальных странах нет защиты
Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.
Экосистема инноваций
30 ноября 2017
Ещё события


Telegram канал @rusbase