Колонки

Топ-5 причин отказа в регистрации товарного знака в РФ и как его избежать

Колонки
Алина Бондаренко
Алина Бондаренко

Помощник патентного поверенного агентства «Бутенко и партнеры»

Ирина Печёрская

Алина Бондаренко, помощник патентного поверенного агентства интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры», рассказала, почему могут отказать в регистрации товарного знака и как не допустить ошибок еще на стадии его создания.

Агентство интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры» — одна из старейших российских компаний, работающая в области правовой защиты интеллектуальной собственности. Уже 22 года АИС помимо прочего помогает предпринимателям регистрировать товарные знаки в России и за рубежом, а также осуществлять защиту исключительных прав их владельцев.

Топ-5 причин отказа в регистрации товарного знака в РФ и как его избежать

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Ежегодно в России регистрируется огромное количество товарных знаков, и даже пандемия не остановила этот процесс: в 2020 году в Роспатент было подано 93926 заявок, что больше 2019 года на 7,3%. Но не каждую заявку Роспатент одобряет: всегда есть вероятность, что какое-то название или логотип, например, совпадает с другой маркой (ранее зарегистрированной) и последует отказ. Все основания для отказа перечислены в статье 1483 ГК РФ. А здесь мы расскажем только о самых распространенных.

 

Такой же или очень похожий товарный знак уже зарегистрирован

Схожие или тем более идентичные другим товарным знакам названия и логотипы нельзя зарегистрировать. Роспатент сверяет сходство по всем параметрам: по звучанию, смыслу и внешнему виду. Так что «Аппле», «Яблоко» или символ укушенной с одной стороны груши с большой вероятностью зарегистрировать не удастся. 

Вот пример, как Роспатент может отказать на таком основании: в 2019 году производитель кондитерских изделий решил зарегистрировать обозначение YASHKINO — это простая транслитерация уже зарегистрированного товарного знака «ЯШКИНО».

 

 

Экспертиза Роспатента нашла, что YASHKINO сильно напоминает товарный знак YASHANKIN другого производителя, и отказала в регистрации. Нам пришлось хорошо потрудиться, чтобы доказать разницу — звуковую и по смыслу — между этими двумя обозначениями. 

Мы даже подали заявление о досрочном прекращении правовой охраны мешающего товарного знака YASHANKIN: его правообладатель давно завершил свою деятельность. Как итог, обозначение YASHKINO стало российским товарным знаком и сейчас готовится стать международным. 

Иногда вокруг схожести товарных знаков может развернуться нешуточная борьба: так, в 2008 году компания BMW подала возражение против уже зарегистрированного товарного знака китайской компании BYD. По их мнению, товарный знак BYD был «сходен до степени смешения» с фирменным знаком BMW — проще говоря, и по форме, и по расположению словесного элемента его копировал. Это могло запутать потребителя, какая компания на самом деле выпустила автомобиль с таким знаком. Тем не менее Палата по патентным спорам оставила в силе регистрацию китайского знака: доводы BMW не были достаточно убедительны. 

Споры о сходстве знаков регулярно возникают между компаниями. На официальном сайте Роспатента вы найдете советы, как самостоятельно поискать схожие товарные знаки. На наш взгляд, лучшее решение — максимально индивидуализировать свой товарный знак, использовать небольшое количество элементов со слабой различительной способностью (о ней речь ниже). 

Кстати, в споре BYD и BMW такими сходными друг с другом элементами стали овалы, круги, кольца. Они часто используются разными производителям для маркировки своих автомобилей. Поэтому Палата по патентным спорам не сочла их использование прямым копированием. 

 

Вашим товарным знаком можно обозначить любой другой товар 

В статье 1483 ГК РФ говорится о «различительной способности» товарного знака — это оригинальные отличительные черты вашего логотипа или названия, по которым потребитель узнает, что знак принадлежит именно вашей компании и никакой другой. Если ваш знак похож на другие, в нем нет ничего уникального, выделяющего его среди других, Роспатент откажет в регистрации. 

Такое может случиться, если:

  • вы использовали слова с общим значением, описывающим вашу услугу или товар: например, решили зарегистрировать свою минеральную воду под названием «Минеральная вода»;
  • выбрали в качестве товарного знака какие-то символы, термины, сокращения и т.д., которые используются повсеместно. Например, аббревиатура НИИ, ООО или логотип в виде простого овала или круга; 
  • в названии вы указали свойства или качества товара, которые можно легко отнести к другим подобным наименованиям: например, «Деревянные игрушки» для маркировки детских изделий. Для товаров «игрушки» такое название не будет обладать различительной способностью, так как оно имеет описательный характер, т.е. слишком общее и подходит детским товарам других производителей, а не только вашим; 
  • вы предлагаете в качестве товарного знака натуралистичные фотографии, рисунки или объемные изображения своего продукта. Например, ничем не примечательный вафельный стаканчик или упаковку в виде реалистичной грозди винограда. Они не будет обладать различительной способностью: многие производители используют такую форму стаканчиков, а упаковка в виде винограда указывает на свойство товара. Согласно ст. 1483 ГК РФ, товарный знак, указывающий на свойство или назначение, не может быть зарегистрирован. 

Иногда различительная способность не очевидна Роспатенту. В этом случае, чтобы знак был зарегистрирован, вам будет необходимо убедить эксперта Роспатента в том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью (например, приобретенной в ходе его длительного использования). Задача это сложная и трудоемкая. 

Постарайтесь придумать креативное, оригинальное название или логотип, не опирайтесь только на свойства или назначение вашего продукта. Используйте необычные, запоминающиеся сочетания в дизайне, делайте изображения уникальными, с характерными чертами, а не схематичными или чересчур реалистичными.

Откажитесь от общих характеристик, свойственных не только вашему продукту: «Молочный сыр», «Шоколадный вкус» или «Центр здоровья для мам» — это не самые удачные варианты. Такие выражения как «Молочный сыр» и подобные могут быть частью вашего логотипа, но они будут считаться неохраняемыми элементами, т.е. их может использовать другая компания в своих товарных знаках. 

 

Товарный знак включает государственную символику

Государственные гербы, флаги и другие символы РФ не могут быть товарными знаками. Отдельные их элементы вы можете включить в свой товарный знак, если получите согласие компетентного органа. Например, компетентным органом РФ, который дает согласие на использование российской государственной символики при регистрации товарных знаков, является Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

Какие официальные символы и наименования не пропустит Роспатент:

  • российские государственные символы: флаги, гербы, гимн;
  • изображения официальных печатей, наград, медалей;
  • полные имена или сокращения российских госорганизаций;
  • официальные государственные символы и знаки других стран и международных организаций. 

Использовать символику СССР в качестве товарного знака также запрещено законодательно. Интересный факт, что и Европейский суд юстиции запретил использовать советский герб в качестве торговой марки на территории Евросоюза, поскольку он «противоречит общественному порядку и нравственности».

Казалось бы, зачем использовать в качестве товарного знака чужой герб или флаг. На самом деле производители товаров часто используют отдельные элементы официальных символов, чтобы подчеркнуть принадлежность товара (услуги, бренда) к какой-то стране. Роспатент тщательно проверяет каждый элемент, ищет совпадения. И может посчитать такой товарный знак геральдической имитацией и отклонить заявку. 

Некоторые отказы из-за совпадения с государственной символикой неоднозначны, и имеет смысл настоять на своем. ОАО «Томское пиво» попало в такую ситуацию с этикеткой для нового сорта пива «Экипаж». 

Они получили предварительный отказ в регистрации. Одно из оснований — включение в состав товарного знака аббревиатуры «СССР». Пришлось доказывать, что сокращение СССР не использовалось: на самолете «экипажа» были изображены только буквы «С» и «Р», стоящие отдельно друг от друга, плюс буквенные фрагменты. В итоге этикетку мы отстояли.

 

Товарный знак вводит в заблуждение потребителя

Или попросту говоря, создает ложное впечатление и обманывает покупателя. Одна из частых причин отказов — в логотипе упоминается географическое название, где якобы производят продукт. Или дается ясный намек на него. В действительности же продукт производится совсем в другом месте. В этом случае Роспатент отклонит заявку. Так получилось с брендом O`Zera, который хотел зарегистрировать три обозначения для своего шоколада: Fino de Aroma Sambirano, Fino de Aroma Esmeraldas и Fino de Aroma Manabi. 

«Фино де Арома» — это не только «тонкий аромат» в переводе с португальского, но и категория качества какао-бобов, утвержденная в Международной организации какао (ICCO). Поэтому «Фино де Арома» можно часто встретить в названиях, относящихся к шоколаду. Вторые части обозначений: Sambirano, Esmeraldas и Manabi — это названия провинций Эквадора и Мадагаскара.

 

 

Первоначально Роспатент отказал в регистрации названий по двум основаниям: сходство элемента Fino de Aroma с другим товарным знаком AROMA и введение покупателя в заблуждение относительно места производства шоколада. 

Мы доказали отсутствие сходства относительно легко, а вот снять второе основание для отказа было сложнее. Но шоколад действительно имел отношение к регионам Эквадора и Мадагаскара: мы предоставили документы, подтверждающие, что сырье для него на самом деле приходит из Африки и Латинской Америки, и товарные знаки зарегистрировали. 

Регистрируйте товарный знак, содержащий упоминание географического названия, только в том случае, если вы сможете предоставить экспертизе Роспатента доказательства, что ваш товар имеет отношение к этому региону. Это могут быть справки, товарные накладные и иные подтверждающие документы, в том числе от иностранных поставщиков. 

Тогда Роспатент зарегистрирует ваш логотип, а названия регионов, городов и т.п. будут включены в него как неохраняемые элементы. 

 

Товарный знак не соответствует общепринятым моральным нормам 

Оскорбительные товарные знаки не пройдут проверку Роспатента. Это так называемые «скандальные обозначения», ими могут быть:

  • нецензурная лексика, ругательства, а также жаргонные и сленговые слова;
  • отсылки к алкоголю, наркотикам; 
  • оскорбление людей по какому-либо признаку;
  • изображения непристойного содержания;
  • любые обозначения и символы с неприятными ассоциациями. 

Примеров двусмысленных и сомнительных названий, логотипов очень много. Они рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление на потребителя и сразу запомнится. 

Например, в 2014 году известный музыкант Сергей Шнуров подал заявку на регистрацию логотипа для своего бренда одежды. Логотип состоит из названия ShnurovS и графических элементов, один из которых — изображение короны — выглядит «многозначно», по выражению музыканта. Тем не менее Роспатент зарегистрировал этот весьма оригинальный логотип, который сейчас активно используется правообладателем. 

Роспатент откажет и в регистрации названий, которые могут оскорбить чувства верующих: например, религиозные термины и изображения (крест, мечеть и др.) не могут использоваться в качестве названия для алкоголя и некоторых других товаров. 

Если вы используете отсылки к культурному наследию России (цитаты известных личностей и подобное) в качестве товарного знака для алкоголя, табачных изделий, Роспатент посчитает такие знаки неэтичными. Подумайте, какие ассоциации вызовет у потребителя ваш логотип или обозначение, не заденет ли оно чьи-то чувства — экспертиза Роспатента обращает на это внимание. 

Некоторые причины отказа могут быть совсем банальными. Убедитесь, что вы: 

  • не используете изображения из фильмов, мультфильмов, а также имена известных личностей;
  • не допустили ли вы орфографических ошибок в названии товарного знака;
  • оплатили пошлину за экспертизу и регистрацию товарного знака;
  • ответили на все запросы и вопросы Роспатента. 

Фото на обложке: Maquette.pro / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Google оштрафовали еще на 3 млн рублей
  2. 2 ЕЭК обвинила «Яндекс» в дискриминации конкурентов и доминирующем положении
  3. 3 Интерпол арестовал более 1 тысячи киберпреступников в рамках масштабной операции
  4. 4 «Это не Дикий Запад»: власти Австралии потребуют у соцсетей личные данные интернет-троллей
  5. 5 Политики Германии решили пересадить немцев в электромобили к 2030 году
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти